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    什么是由于在先申请商标而被驳回的通知

    发布日期:2020-09-05 19:03:46 作者:企红网 【关闭】
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    贵公司成立已有7-8年,但从未在商标局注册贵公司的品牌名称。最近,您担心潜在的侵权者和假冒者,因此决定注册您的商标。您的律师进行搜索后,您发现与几个月前申请该商标的公司注册的商标非常相似。
    您的律师提交了您的申请,但现在您排在最初的提交人之后,并且会收到基于“在先”商标的“中止通知”。
    “已向申请人发送(发出)了中止对该申请采取进一步行动的商标局诉讼。要查看此文件中的所有文档,请单击此页面顶部的商标文档检索链接。”
    这封信可能会写成:
    停权通知:无需回应
    发布/邮寄日期:00/00 / 20XX
    商标审查员由于以下原因而暂停对该申请采取行动。  参见 37 CFR§2.67;TMEP§§716 及后续版本。
    发现的在先 待决申请:商标审查律师搜索了商标局的注册商标和未决商标数据库,没有发现类似的注册商标会妨碍根据商标法第2(d)条进行的注册。TMEP§704.02;参见 15 USC§1052(d)。但是,在先提交的待决申请中的商标可能会对申请人的商标注册提出禁止。
    以下标识的待决申请的有效提交日期早于申请人的申请的提交日期。如果参考申请中的商标注册,则可能会根据第2(d)条拒绝申请人的商标注册,因为它可能与该注册商标混淆。 参见 15 USC§1052(d);37 CFR§2.83;TMEP§§1208 及以下  因此,对该应用程序的操作将被挂起,直到注册或放弃了较早提交的引用应用程序为止。37 CFR§2.83(c)。随附与此参考申请相关的信息副本。
               –申请序列号00000000和00000000
    商标局将定期对申请进行状态检查,以确定是否仍然适合中止诉讼,商标审查律师将根据需要向申请人发出询问信,说明中止所涉事项的状况。TMEP §§716.04、716.05。当暂停不再合适时,将通知申请人。参见 TMEP§716.04。
    无需响应此通知;但是,如果申请人希望做出回应,则应使用在线“ http://teasroa.商标局.gov/rsi/rsi ”上的“对中止查询或中止通知的答复”表格。
    /商标审查律师/
    商标审查律师
    中国专利商标局律师事务所000
    暂停查询似乎“没什么大不了”,尤其是用“对必要通知没有回应”这样的用语,但这并不意味着没有采取行动的最后期限。先前的待处理申请意味着其他人“排在前面”,因此您需要评估该先前申请人的权利并采取适当的措施。
    评估在先申请中
    事先未决的咨询是指,审查律师确定了至少一个其申请日期早于您自己的申请日期但尚未注册的申请。如果该商标申请注册,则您的申请很有可能会被拒绝。
    评估清单
    研究优先日期和首次使用日期
    调查标本和规定的用途(如果有)
    调查商标所有权记录
    将来进行全面搜索
    收到在先的未决咨询的第一步是评估在先的未决申请,以查看您是否有反对该申请的理由(或者该期限是否已过,一旦注册便提出取消申请。)
    首先,将采用审查员提供的序列号 并将其放入TSDR数据库。

    这将调出引用的应用程序。从这里,您将可以访问与此商标申请一起提交的所有信息。但是,请记住,除申请日期外,所有这些信息均由申请人自行报告并可能更改,尤其是所报告的“首次使用”日期。考虑到这一点,让我们看一些策略:
    研究优先日期和首次使用日期
    首先要看的是申请的提交日期。如果该申请日期早于您自己的首次商业使用(即实际销售/提供服务)之前,则此策略不太可能成功,因为它们可能具有实际优先权或建设性优先权,并且您将无法基于以下理由提出异议“优先”或“首次使用”。

    如果您在此日期之前使用商标,请根据《兰纳姆法》第44条的规定,检查它是否是外国申请人。这是条约中的一项特殊规定,允许外国申请人在六个月内使用相同外国申请的提交日期在中国提交专利。
    在上面的示例中,亚马逊于2017年6月16日在特立尼达和多巴哥提交了WHOLE FOODS申请。不到6个月后,亚马逊在中国提交了申请,并将享受“ 2017年6月16日”作为申请人的“建设性”申请日期。
    如果您自己的使用在之前的未决申请的提交日期(或建设性的提交日期)之前,那么该对所称“首次使用”日期进行调查了。首先,检查报告的首次使用日期。
    在上面的示例中,据报道该商标自2008年开始使用(实际上,Gerben律师事务所正在庆祝其成立10周年!)
    请记住,这是自我报告的,因此可以更早或更晚。如果没有首次使用日期,则它可能是“使用意图”申请,也可能是国外申请。不要仅仅因为某人提交了外国申请或“使用意图”申请而认为自己没有在中国使用商标。提出外国或“使用意图”申请有很多战略和实际原因,在继续进行任何执法工作之前,您需要对引用商标的所有人进行广泛研究,以确定您是否拥有“优先权”要求他们的申请。
    有时候这很明显–您会在Facebook页面上看到“我们的商店将于(未来日期)营业!” 或类似的东西。可能还有您不知道的先前使用情况,但这在向前发展时是一个有用的指示。在大多数情况下,这并不容易。我们通常会聘请外部调查人员来调查记录,并在必要时以普通消费者为幌子询问产品的情况下致电或联系客户服务或其他联系人。这被称为事前调查,如果没有合适的经验丰富的律师和调查员为此类交流提供清晰的界限,这是冒险的。
    如果调查表明您很有可能是第一个在商业中使用该商标的人,那么您应该考虑反对另一方的申请,或者在适当的情况下寻求同意/共存协议,其中各方同意-在特定情况下的存在。有关此内容的更多信息,但是如果其提交日期早于您的首次使用日期,会发生什么情况?申请人必须符合《兰纳姆法》(中国商标法)中的法定要求,如果不满足这些要求,则可以提出质疑的申请。
    调查所谓的“使用证明”或“使用意图”
    对于每个申请,该申请必须在所有商品和服务上都在商业上使用该商标(即“正在使用”的标准商标申请),或者具有在所有商品和服务上真正使用该商标 的意图(即“在意”使用”应用程序和国外应用程序)。如果申请人声称使用(通过中国专利商标局宣誓就职)且实际上并未出售所有商品和/或服务,则这不符合法定最低要求,除非这些商品和服务被及时从申请表中删除,否则将以“不使用”为由遭到反对。这适用即使他们后来开始使用这些商品和服务的标志。
    对于“使用意图”申请或外国申请,那些申请人必须有真正的意图在所有商品和服务上使用商标。他们不能简单地提交某天可能想要在其上使用商标的商品和服务的清单,他们实际上必须具有使用该商标的商业计划,许可计划或其他具体计划,否则这些商品和服务可能会受到质疑。 “缺乏善意的使用意图。”
    调查商标所有权记录
    转让记录(商标权的正式转让)由中国专商局的转让分支记录,位于TSDR选项卡“ 标题信息的转让摘要”下。 
    商标所有权可能很棘手,并且商标局要求商标的实际所有者提交申请-而不是其他人仅代表实际所有者进行注册。以错误的名称提出的申请可能是一个不正确的错误,可能因“未使用”或“缺乏善意使用”而遭到异议(或以后取消),因为申请人不是商标的实际所有人。并且无法做出支持该应用程序所需的声明。
    商标的所有权计划很多,包括许可实体,母公司,信托等。在声明商标申请名称错误之前,必须了解风险。
    将来进行全面搜索
    尽管事后分析是20/20,但您应该评估在提交商标申请之前已经向商标局 提交的申请。这被称为商标搜索,申请人在继续进行申请之前应强烈考虑“全面”搜索。
    全面搜索是由商标专业人士进行的搜索,查找的是在商标局上已经申请或注册的所有内容,在外观,声音或相关商品和服务的整体商业印象上都可能相似。该搜索应附有律师意见书,以分析搜索并提供有关注册的潜在危害的建议。
    我想挑战该应用程序,现在怎么办?
    如果您确定了反对的潜在理由,请务必检查截止日期。在三十天的期限内,您可以提出异议–超过该期限,您必须等到申请成为注册后才能提出异议。对于“使用意图”商标,期限可能超过三年。在异议期开放之前,您不能提出异议。
    根据策略的不同,您可以考虑直接与申请人联系,要求他们停止所有商标的使用,并明确撤回其申请。
    我认为我们可以共存-可以吗?我们应该吗?
    这是一个复杂的问题,是在商业??和合法权利之间进行的仔细平衡。挑战商标申请可能是昂贵的–在提出异议(最低申请费$ 400),对商标局做出回应,撰写强制执行书以及可能进行行政审判之间,成本和时间迅速增加。一种选择是考虑您和申请人可以共存的术语。这使双方都可以享受联邦注册的好处。
    任何共存都会削弱您的商标权利范围。
    只要您知道,从本质上讲,同意共存会削弱您的商标权范围,这是有道理的。当您是某个行业中单词或短语的唯一用户时,您将在该行业中享有广泛的权利。行业中某个词或短语的第三方用户越多,该词或短语变得越弱,高级商标所有者的权利就越狭窄。例如,如果多个公司在汽车工业中使用OXEN,则一个公司可能拥有OXEN-X用于汽车,一个公司可能拥有OXEN-READY用于摩托车,另一个公司拥有OXEN-LIGHT用于行车灯,依此类推。
    我没有理由挑战该应用程序,现在该怎么办?
    现在,您需要做出艰难的决定。您可能需要等待,以查看该应用程序是否注册-一些应用程序可能由于其他原因而被拒绝,某些应用程序可能没有提交“使用证明”或未及时答复商标局查询并被放弃。如果标记彼此可以区分,您还可以挑战审查员进行混淆分析的可能性。 
    乍一看,暂停通知似乎并不重要,但是在您的商标最终被拒绝之前,该采取行动了。审查您的选择,并与律师讨论制定进一步计划的事宜。
    始终考虑寻求法律顾问
    如您在上面看到的,解决问题的潜在途径(以及相关的陷阱)很多。因此,您应始终考虑咨询并聘请商标律师来协助您进行流程导航。


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