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    通过马德里议定书在美国注册商标

    发布日期:2020-11-19 08:55:00 作者:企红网 【关闭】
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    拥有基于《马德里议定书》延展权的美国商标注册的外国公司应注意在美国注册发出后在商业中使用这些商标。尽管一家公司无需指控通过马德里议定书获得美国注册的使用,但最近商标审判和上诉委员会的一项决定确认,无论由此产生的美国继续有效的商标使用权,其产生的任何美国商标注册都可能随时被取消。

    根据《美国商标法》第66(a)条,《马德里议定书》下的国际注册的持有人可以要求美国专利商标局(“ USPTO”)将对该国际注册的保护扩展到美国。申请人必须声明其在美国使用该商标的意图,以及由此产生的美国商标申请将受到美国专利商标局的审查和反对。一旦延长保护期限的请求获得批准,并且异议期已经结束,美国专商局将签发保护延长证书,称为“保护延长注册”或“第66(a)条”。1英寸美国专利商标局商标审判和上诉委员会(“ TTAB”)对SaddleSprings,Inc.诉Mad Croc Brands,Inc.案提出质疑,认为可以质疑第66(a)条注册的依据。

    SaddleSprings,Inc.诉Mad Croc Brands,Inc.。

    SaddleSprings,Inc.提出了使用意向申请,以注册用于葡萄酒和烈酒的商标CROCTAIL。美国专利商标局基于对鳄鱼尾部设计(点击之前第66(一)注册拒绝注册,在这里看到的图像),通过疯狂的鳄鱼品牌,公司,各种饮料,包括葡萄酒和蒸馏酒资。此后,SaddleSprings提出基于遗弃而取消Mad Croc的注册的请愿书,指控Mad Croc“或者从未在商业中使用注册商标,或者在注册期间确定的时间内完全停止使用[那个]注册商标。至少连续三年。” SaddleSprings,Inc.诉Mad Croc Brands,Inc.,第92055493号撤销案,第2点(TTAB,2012年9月25日)。

    Mad Croc提出了12(b)(6)的动议,以驳回撤销请求,并辩称,根据《商标法》第71条,“保护范围在国际注册期限内仍然有效,除了局长如果在注册日期后的第五年和第六年之间未及时提交第8节使用誓章,则可以取消延期。ID。第3点,Mad Croc认为不能取消其注册,因为:(1)基础国际注册仍然有效;(2)局长无权在提交第8条宣誓书的截止日期之前取消注册。ID。在3。

    萨德尔斯普林斯(SaddleSprings)指出,《商标法》第69条规定,“保护范围的扩大应与在主要注册簿上的注册具有相同的效力和效力。” ID。因此,SaddleSprings争辩说,第66(a)条的注册与任何其他基于美国的注册都受到相同的条件和要求,包括在商业中使用商标。

    TTAB提出的关于撤回动议的问题是“对于基于第66(a)条的注册而言,是否可以提出放弃,其基础国际注册对其有效并且仍然存在。” ID。TTAB于6日裁定:“一旦根据第66(a)条发出了美国注册,则该注册具有与根据第1条或第44(e)条发布的注册相同的注销理由。” 2个 ID。在第9条中。“一旦获得美国注册,第66(a)节注册的所有人将受到与任何其他注册人相同的待遇和条件。我们认为,这包括可能根据《商标法》第14条以任何可行的理由取消注册。商标法……”。ID。在12。

    TTAB拒绝了Mad Croc关于第71条以某种方式限制取消66(a)注册的依据的主张。TTAB注意到第71条沿用了第8条的语言,因此得出以下结论:两节中的语言“均规定了注册的正常期限或期限,但[不包含]明确限制其他人提出请愿的权利”在那个任期中……” ID。TTAB等于10。换句话说,TTAB发现第71条仅定义了有效的国际注册在美国仍然有效的最长时间,但并未使该国际注册免受传统取消挑战的影响。TTAB表示,其对法规的解释与《马德里议定书》第5条第(6)款均相一致,该条承认,延长保护期的请求可能会被取消,以及《美国商标审查程序手册》指出,在行政或司法程序中,将保护范围扩展至美国可能无效

    因此,TTAB拒绝了Mad Croc的撤职动议,并发现SaddleSprings可以基于放弃使用权继续其撤销请求。

    执业要点:不使用取消标准

    既然SaddleSprings幸免于驳回动议,那么必须以大量证据证明Mad Croc放弃了其商标的使用。如果SaddleSprings初步显示出放弃的事实,那么负担就转移到Mad Croc上,通过提供商标使用或恢复使用的客观证据来驳回放弃的主张。

    美国商标的持有人应了解法定的推论,即连续三年不使用即构成放弃。3如果寻求撤销的一方可以证明注册人连续三年未在商业中使用该商标,则负担应转移给注册所有人以证明其使用或客观证据表明其打算恢复使用该商标。

    值得注意的是,尽管举证责任更大,但当事人无需等待三年就可以对商标不使用提出质疑。如果在注册后的任何时候,当事人可以证明注册人未使用且无意恢复使用该商标,则可以在不使用的基础上取消注册。

    因此,根据《马德里议定书》延伸保护 的美国商标注册所有人应牢记,虽然可能不需要在美国商业中使用以取得第66(a)条的注册,但此类注册在其在商标上签发后的任何时间都可能会被取消。不使用的依据。


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