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    商标反淡化法在美国的发展

    发布日期:2021-12-11 11:25:34 作者:企红网 【关闭】
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    1.判例的发展

    商标淡化理论经历了一个缓慢的发展过程。在dol案之前和之后的一段时期,与该案案情类似的案件为数并不少,但鲜有法院以淡化为由支持原告的请求,禁止被告在非类似商品上使用与原告的商标相同或近似的商标。例如,同样在德国,1905年汉堡上诉法院即拒绝禁止他人在浴缸上使用Kodak商标,理由是公众不可能认为这些浴缸是来自柯达公司,亦即不可能引起混淆。而在1898年英国的柯达案中,法院虽然禁止被告在自行车上使用柯达商标,但理由是“原告很可能在将来生产并销售专门用于运送其‘柯达’产品的自行车”,从而引起混淆。

    美国,1928年的Yale案虽然在理论界被广泛认为实际上适用了淡化理论,稍后的Tiffany案则是另一起真正适用淡化理论的典型案例。该案原告用于珠宝产品的Tiffany商标为驰名商标,被告为一家电影公司,使用Tiffany作为其名称并且也以钻石和其他珠宝作为其广告的一部分。在判决中,法院虽然表示遵循混淆理论,但却直接引用了谢切特的分析,认为“在这类涉及非竞争商品的案件中,真正的损害是由于商标和名称被使用于非竞争的产品上,其在公众脑海中的形象和影响力逐步削弱或降低”,法院因而禁止被告使用与原告相同的商标。此外,类似案件还有1924年的Vogue案,1925年的Rolls-Royce案和1929年的Dunh田案。这些案件中的被告均被篥止在不同商品上使用与原告相同的商标。而在1937年的Mindlin案中,谢切特论文中的观点再次被引用。1947年美国第一部州反淡化法出台前夕,马萨诸塞联邦法院在Bulova案判决中直接使用了淡化的概念。法院指出:“衡平法院进行干预的基础不是原告和被告之间存在竞争关系,而是被告行为的不公平性”,“被告(对商标)的使用,即使是在非竞争性的商品上,也会导致原告声誉的损害,并淡化原告商标的品质。”

    上述案件(除1905年德国的Kodak案外)的共同特点在于它们都突破了传统的商标权保护范围的界限,将商标权的保护范围扩大到完全不具有竞争关系,甚至也很难说具有任何“关联”(related)的商品上。从具体案情和法院的判决意见来看,部分案件完全具备商标淡化案的特征。但是,尽管也有法院在判决意见中直接引用了谢切特的论文或直接使用了淡化的概念,却没有一份判决是直接依据淡化理论作出的。法院作出判决的主要依据仍然是传统的混淆理论。但一些根据混淆理论作出的推论却显得十分牵强,很难令人信服,如英国1898年的柯达案。该案如果发生在当代,法院完全可能将其作为商标淡化案处理。通过以上分析我们可以看出,运用混淆理论(即使是发展了的混淆理论)无法合理解释的商标侵权现象,其实很早即已出现。

    1947年5月,美国马串诸塞州通过了美国第一部也是世界第一部涉及商标淡化的成文法.随后,美国其他各州纷纷仿效,陆续制定了自己的反淡化法。但是,很多法院在商标淡化问题上的倾向性态度并未随着成文法的出现而立即发生重大变化。在相当长的时期内,多数法院总体上对商标淡化理论仍持排斥态度。不过,随着这一时期成文的反淡化法在各州陆续出台,美国法院的态度开始出现分化。一些法院通过对淡化的构成设置各种条件,尤其是将混淆作为构成淡化的前提条件,实际上排除了反淡化规定的适用。1953年的Kent案即是法院通过对淡化设置各种条件从而导致淡化理论实际上得不到适用的典型例证。该案中,原告的Kent商标用于梳子和刷子,被告将这一商标用于卷烟。除混淆的指控外,原告还明确提出了淡化的指控。法院虽然没有直接否定淡化理论,但却指出,淡化案仅限于存在混淆、玷污、原告扩张到被告领域的合理可能、被告抢夺了原告的生意或有其他直接损害的场合。由于上述情形在本案中都不存在,因此不存在淡化。

    Kent案发生在纽约州颁布反淡化法之前。但即使在该州颁布了成文的反淡化法之后,法院对淡化理论的态度也没有立即发生变化在1964年的Cue案中,法院再次将淡化与混淆挂钩。该案中,一家杂志出版商要求法院阻止被告将其Cue商标用于牙膏。法院以原告未提供混淆的证据为由拒绝对其提供救济。法院指出,在纽约州,授予反淡化救济的其他法院判决都涉及对混淆、欺诈或仿冒的认定。由于本案原被告的产品差别明显,不存在购买者发生混淆的危险,因而不存在淡化。

    有意思的是,尽管一些州的成文法明确使用了淡化的构成不需要有混淆的措辞,但不少法院坚持认为这些法律不能按其字面来理解,不相信淡化的构成真的不需要混淆。例如,尽管纽约州的反淡化法有明确的相反规定,该法长期以来还是被解释为要求有混淆的可能或被告的不正当意图。一家地区法院在1969年的一个案件中即明确声称:“尽管本法不顾联邦商标法可能的相反规定,在没有商品来源混淆的情况下表面上仍然提供保护,但法院在不存在混淆时仍拒绝提供救济。”第九巡回法院在1970年的一个案件中则表明了其对淡化的构成不需要有混淆的说法的怀疑:“有关淡化原则的法律尚不完全清晰,不能贸然作出总结,只能说它是不公平竞争的概念中固有的衡平思想的一个分支……例如,淡化原则是否通过取消证明混淆的可能这一要求而扩大了针对不公平竞争的保护范围,目前尚无定论。”而在1971年的另一个案件中,尽管上诉期间俄勒冈州已通过反淡化法,法院还是坚持认为俄勒冈拒绝淡化原则。

    与此同时,另一些法院则接受了淡化理论,并严格按成文法的字义来解释有关淡化的规定。一个较早的判例是第七巡回法院1963年审理的Polaroid案。该案原告的Polaroid商标用于光学设备,被告的Polaraid则用于制冷和供暖系统的安装。法院认定原告的商标属于可以享受反淡化保护的强商标,并认为,根据伊利诺州反淡化法,淡化的构成不需要原被告的商品之间存在关联关系,也不需要证明混淆可能的存在。法院最终认定被告对P。-laraid商标的使用构成了对原告Polaroid商标的淡化。不过,法院在该案中同时认定了混淆的存在。

    Polaroid案是美国法院较早独立地根据淡化理论进行判决的典型判例,该案认可了商标淡化作为独立诉由的地位。但在20世纪70年代以前,类似Polaroid的判例仍为数不多,承认淡化理论并将商标淡化作为独立诉由的判例在70年代以后才开始大量出现。1977年的Allied案被认为具有分水岭的意义。该案是一起涉及商号的案件,原被告的商号中均包含Allied一词。原告自1888年起即从事办公楼的清洁和维修服务,被告则自1968年起从事供暖、通风和空调设备的安装和维修服务,原告于是寻求禁止被告在其名称中使用Allied一词。初审法院认为原被告的业务存在实际和潜在的竞争,而且其名称近似,存在混淆的可能,因而支持了原告的请求。但上诉法院则认为原被告之间既不存在竞争也不存在混淆,从而撤销了初审法院的判决。上诉法院认为这是一个涉及淡化的案件,而淡化的救济不以竞争或混淆的存在为前提。针对此前的反淡化法对淡化本身定义的模糊,上诉法院形象地给出了自己的淡化定义:淡化是“依赖既有的显著性商标或名称的商业声誉而生存的非类似产品或服务像癌症一样的增长”。尽管该法院最终认为原告名称中的Allied一词太过普通,不具备反淡化法要求的显著性而未对原告提供反淡化保护,但法院对反淡化法的肯定态度以及其对淡化的定义方式却产生了广泛的影响。Allied案之后,将商标淡化作为独立的诉由而取得成功的案例开始增加,在1984年的HYATT案中,尽管被告名称中的HYATT是其合伙人之一的名字,法院还是认定其构成对原告HYATT商标的淡化而责令被告改名:1988年的Ring-ling案中,被告的宣传语THEGREATESTUSEDCARSHOWONEARTH也被认为构成对原告的THEGREATESTSHOWONEARTH的淡化;1990年,法院认定被告的ARCHE商标及其在广告中使用的金色拱顶标志构成对麦当劳金色拱顶商标的淡化;而1999年的Nabisco案不仅支持了依反淡化法而发出的禁令,更提出了认定淡化的十项标准,成为一项在反淡化领域具有重大影响的判例。

    在另一些案件中,虽然有关商标淡化的指控最终没有得到法院的支持,但并不表明法院拒绝淡化理论本身。例如,在1983年的SallyGee案中,第二巡回法院即以被告的商品价格更昂贵、品质更好,而原告未能证明被告的使用削弱了其商标为由,认定淡化不成立。但法院明确指出,纽约州反淡化法中有关淡化的成立不需要有竞争或混淆的措辞,”就是指的其字面上的那种含义。当事人间的竞争以及产源的混淆……对淡化的诉由而言似乎都不是必需的”。从而表明了明确支持淡化理论的态度。不仅如此,法院还提出,根据纽约州的法律,提出淡化的诉由必须满足三个条件,即(1)原告的商标是强商标并具有显著性;(2)存在削弱、弱化或玷污原告声誉的淡化的可.能;(3)至少就给予衡平法上的救济而言,必须有被告的掠夺性意图。1989年,第二巡回法院又审理了一起在全美引起广泛关注的商标淡化案Lexis案。该案原告的Lexis商标用于数据库(其使用者主要为法律界和会计界),被告的Lexus商标用于汽车。法院首先否定了被告对Lexus的使用可能玷污原告商标的可能,因为被告一向以生产高质量的汽车著称,且Lexus亦用于高档汽车。法院接着主要基于两点理由也否定了弱化的可能:(1)原被告的商标不够近似,因为广播电视的播音员在发音时会将lexis和Lexus作明确的区分;(2)原告的商标不够驰名。原告的商标虽然在法律界广为人知,但一般公众中只有1%的人知道Lexis是一个商标。因此,Lexis没有Lexus可以淡化的声誉。在该案中,法院分析的重点已不再是应否接受淡化理论的问题,而是在承认淡化规定的前提下,对淡化的认定标准加以具体分析。Sweet法官在该案中还提出了认定淡化的六项标准,并为一些法院在后来的判决中援引。

    从以上回顾可以看出,大约从20世纪70年代起,随着州反淡化法的逐渐普及,美国法院在应否接受淡化理论的问题上,已基本上不存在分歧。在这一时期,法院关注的重点已转移到对淡化的具体认定上,而不是应否引入淡化理论本身。不仅如此,在Sweet法官的六标准出笼之后,尤其是在1995年美国联邦反淡化法出台之后,反淡化法甚至出现被滥用的迹象。与早期法院牵强附会地适用混淆理论处理在现在看来属于典型的淡化案件不同,当今的法院往往在对混淆的可能进行分析后,还习惯性地对淡化也作一番分析,尽管过种分析有时显得完全多余。

    反淡化法在美国的发展是一个有趣却也令人深思的现象。一般而言,在英美法系,判例法和制定法往往是相互促进,相互补充,在更多的场合甚至是判例法的发展促进了制定法的出台。而在反淡化法上情况却完全相反:判例法不仅没有对成文的反淡化法的出现作出多大的积极贡献,相反还消极地阻碍了制定法的出台。在制定法出台之后,判例法又在相当长的时期内实际上迟延了制定法的实施。而近来,却又出现了在司法实践中滥用反淡化法,不适当地扩大反淡化适用范围的现象。判例法在商标淡化领域的这种发展轨迹反映了商标法观念的深刻变化。

    2.立法的发展

    反淡化的立法尝试很早即在美国出现。1932年,美国众议院专利委员会举行了一场听证,以探讨联邦商标法改革的可能性。谢切特在作证中重申了他在1927年《商标保护的理性基础》一文中的观点,主张应在联邦层面上制定反淡化法,为生造的、任意的或臆造的(Coined,arbitrary,orfanciful)商标以及获得了足够的知名度的商标提供反淡化保护。谢切特在作证中再次提及他在前述论文中分析过的判例,认为这些判例实际上支持商标淡化概念。

    同一年,众议员帕金斯(Perkins)提出了综合性的商标法案(有人称其实际为谢切特起草),后世称其为帕金斯法案(PerkinsBill)o该法案的第2(d)部分所包含的内容被认为实际上即反淡化条款。

    但是这些努力并未产生什么实际的效果。1946年的美国商标法并未纳入反淡化条款。从第一个包含反淡化内容的法案提出到第一部联邦反淡化法的正式出台,’其间经过了六十多年。

    与在美国联邦层面上遭遇的情形不同,淡化理论在州一级的立法者中获得了更多的支持。继1947年马萨诸塞州颁布美国第一部反淡化法之后,伊利诺州于1953年,纽约州和佐治亚州于1955年也分别颁布了自己的反淡化法。至1995年美国联邦反淡化法出台之时.美国已有一半以上的州有了自己的反淡化法。

    在美国反淡化法的发展历程中,美国商标协会(USTA,现为国际商标协会——INTA)所起的作用不容忽视。尽管在联邦层次制定反淡化法的努力一再受挫,但美国商标协会通过制定示范法,客观上促进了州反淡化法的发展,从而也间接为联邦反淡化法的诞生创造了有利的环境。美国商标协会先后于1964年、1992年和1996年公布了三个版本的示范法。1964年,美国商标协会首次在其为各州提供的示范商标法中加入了反淡化条款。该条(SEC.12)规定:

    可能损害商业声誉,或可能淡化根据本法注册或在普通法上有效的商标或商号的显著性,应成为给予禁令救济的一种理由,尽管当事人之间不存在竞争,就商品或服务的来源也不存在混淆。

    这一条款与马萨诸塞州反淡化法中的相关条款内容相同,但该条的措辞显得十分宽泛,它既未对淡化进行定义,也没有为淡化和商标显著性的认定提供任何具体的标准。它甚至没有对可以享受反淡化保护的商标的范围作出任何限制。不过这种措辞上的宽泛并未导致法院颁发大量的禁令,相反,如前所述,法院在早期的判例中总体上对淡化理论持排斥态度,当事人以淡化为诉由获得胜诉的几率极低。

    1964年的示范法充其量只能说有了一个反淡化条款,其有关淡化的具体规定还远谈不上完善。1992年,USTA出台了新版的示范法。与1964年版本相比,1992年示范法在反淡化规定方面有若,干重大发展:首先,该法提供了对淡化的定义。其将淡化定义为“对注册人商标标示和区分其商品或服务的能力的削弱,不管当事人之间是否存在竞争或是否存在混淆、误解或欺骗的可能”。其次,该法将受反淡化保护的商标的范围限于驰名(famous)商标。再次,该法提供了认定驰名商标的具体标准(共8项)。最后,允许针对“故意”的淡化行为判令损害赔偿。此外,该法的另两项规定亦值得关注。一是其规定商标驰名的地域范围可以只限于一州。只在一州驰名的商标可以根据该州的反淡化法受到保护,不过其受到保护的地理范围也仅限于该州。二是与USTA早前(1987年)提出的建议不同,该示范法并未要求享受反淡化保护的商标“显著且驰名”(distinctiveandfamous),而只是要求其驰名。在解释联邦反淡化法时,这一措辞曾引起很多争议。

    1996年,在美国联邦反淡化法(FTDA)出台之后,USTA对此前的示范法作了修订,主要为使其在措辞上尽可能与FTDA保持一致。此次修订主要包括:重新要求享受反淡化保护的商标必须“显著且驰名"而不仅仅是驰名;增加了一项判断商标是否驰名的因素,即相关商标是否在州或联邦注册;增列了不构成淡化的三种情形,即比较广告中的合理使用、非商业性使用以及新闻报道和评论。此外,这一次修订明确规定,构成淡化的“使用”必须是“商业性使用”。

    '通过修订,1996年版的示范法中有关反淡化的规定已与FTDA基本一致。但由于这些示范法并不具有强制性,各州均是自愿采用,这就造成上述不同版本的示范法在各州都采用的局面。

    在联邦层面,除前述1932年没有结果的立法尝试外,1988年的另一次立法尝试亦功败垂成。1987年,美国商标协会提出了对1946年商标法进行全面修改(包括制订联邦反淡化法)的建议。该建议中的很多内容被纳入1988年的商标法修正案并在参议院获得通过。有关淡化的部分,参议院的报告指出,反淡化规定的目的就是为了保护少数确实驰名的注册商标不致在未经授权的情况下,被他人用于不同的产品上,从而造成对其显著性的淡化。反淡化法不同于传统的商标侵权法,它不以混淆为基础,而只适用于他人对商标的使用会使公众将该驰名商标与某种独特的、单一的事物相联系的印象受到破坏的场合。淡化概念关注的是商标所有人对商标的投资和商标本身的商业价值,防止他人为自己的利益而对此加以盗用。此外,该报告还认为反淡化规定有助于加强美国的贸易谈判代表在涉及知识产权的国际谈判中的地位,使其要求谈判对手提高知识产权保护水平的主张更有说服力。

    但是,上述主张并没有得到众议院的响应。众议院在报告中列举了对反淡化规定的大量反对意见。这些意见来自联邦贸易委员会、新闻媒体和书刊出版者、美国公民自由联盟、广告公司、保险公司和律师等机构和个人。反对者的主要担忧是,反淡化法可能违背美国宪法第一修正案,构成对言论自由的不当限制。报告并指出,商标法上现有的合理使用制度并不足以使反淡化法摆脱违宪的嫌疑。而对于当时已有的23个州的反淡化法,一些学者也从宪法的角度提出质疑。鉴于这种情况,众议院认为对这一问题还应作进一步的深入研究,并应将反淡化法与宪法第一修正案联系起来考虑,因而删除了提交其审议的法案中有关反淡化的全部内容,致使联邦层面的反淡化法最终胎死腹中。

    但8年之后,当反淡化法案设置了淡化的若干例外后再次提交国会时,参众两院没有经过什么复杂的听证和辩论,即迅速予以通过°从1927年谢切特正式提出商标淡化的理论以来,历经近70年的曲折,商标淡化理论终于在美国“修成正果”。1999年的两次立法活动使FTDA得到进一步完善和发展。其一是商标法修正法允许商标所有人以淡化为由,对他人申请注册的商标提出异议或申请撤销;其二是《反网络抢占消费者保护法》(被纳入《兰哈姆法》,作为其第43条d款)规定,如果注册人注册的域名构成对他人驰名商标的淡化,注册人应承担民事责任,从而将反淡化法的适用范围延伸到互联网上。几年之后,FTDA的另一次重大修改,即2006年的《商标淡化修正法》,使其进一步完善。


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